so? notebooks curator's blog & online shop

【海外商標】アメリカからの拒絶理由通知

昨年末、海外での商標登録出願手続きに関して、1つ、嫌な出来事がありました。
マドリッド・プロトコール出願をしていた6か国中の1つ、アメリカから、「拒絶理由通知書」が届いたことです。

マドリッド・プロトコール出願の仕組み

マドリッド・プロトコール出願の仕組みは、ごく簡単に言うと:
World Intellectual Property Organization(WIPO)世界知的所有権機関に対して、日本の特許庁経由で、国内で登録済の商標を登録する。その際、海外で商標登録を希望する国・地域を指定する。
・WIPOから、指定された国の関係機関に、国際登録の通知を行う。
・通知を受けた各国の関係機関から、問題なしとの回答があれば、手続き完了。何らかの理由により、登録を拒絶された場合は、その理由を確認の上、追加対応を行う。
というものです。
対象国から「問題なし」あるいは、拒絶の通知が来るまでの待機期間は、国によってまちまちです。

拒絶理由と対応

拒絶の理由は、商標を構成する図形の言語による説明が必要だから、というものでした。
この通知書には、その「説明」の内容についての提案があり、この通りに追加説明を記載した応答書を提出すれば、商標の登録が認められる可能性が高いとのこと。
であれば、ということで、対応をお願いしましたが、この手続きにかかる追加経費が8,1000円。
痛い出費でした…orz

こうした理由で拒絶されることについて、予想と事前の対応は不可能だったのか?
という疑問が浮かび、担当の特許事務所に確認してみました。
曰く:
・アメリカの審査内容は他国に比べても厳しいもので、アメリカでの審査項目にWIPOへの申請資料に記載欄がない項目がある。
・したがって、マドプロ申請を選択した時点で、対アメリカでは、説明不足の箇所が出ることは決まっていたようなもの。
・事前にアメリカの現地代理人への調査依頼をしていれば、回避できたかもしれない(ただし、これはこれで別途経費がかかり、これが拒絶通知対応経費より安いわけではない)。
・アメリカ以外の申請国では、WIPO申請資料の内容を超える審査項目を設定していないため、これと同様の理由で拒絶通知が来る可能性は低い。
とのことでした。

マドプロの申請書に、アメリカの審査で要求される項目記載欄がないというのは、システムの不備としか言いようがないですね。
マドプロ参加国は、マドプロの申請書式の記載項目を超える要件調査をしないと合意するか、あるいはマドプロ書式に各国で要求される追加項目を記載する別添をデフォルトでつけておくべきかと思います。
関係者で該当する国際機関に進言していただくことを希望します。

想拝

関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。